Nach einem Urteil des BGH schließt die markenrechtsverletzende Nutzung von Zeichen einer Marke lediglich in der Werbung nicht einen Schadensersatzanspruch aus, der sich auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnen lässt (BGH, Urteil vom 22.09.2021, Az.: I ZR 20/21).
Folgen einer Markenrechtsverletzung
Wenn ein Unternehmen ein durch das Markenrecht geschütztes Zeichen nutzt und dabei das Markenrecht verletzt, entsteht gegenüber dem Inhaber der Marke ein Schadensersatzanspruch. Dieser lässt sich per Lizenzanalogie berechnen. Die Höhe richtet sich dabei nach der eigentlich fälligen Gebühr. Die Wahl der betreffenden Berechnungsgrundlage ist nach dem BGH-Urteil allerdings in erster Linie die Angelegenheit des Tatgerichts (§ 287 Absatz 1 ZPO). Das Gericht muss die Tatumstände nach seiner freien Überzeugung würdigen und kann danach die Höhe des Schadensersatzes festlegen.
Nutzung fremder Marken
Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener Marken, zu denen auch die deutsche Wortmarke „Layher“ für Gerüste gehört. Die Beklagte produzierte einen Nachbau von „Layher-Blitz-Gerüst 70 S“, einem Gerüstsystem der Klägerin. Sie vertrieb und bewarb dieses System online und in Werbesendungen.
Nachdem die Klägerin dies festgestellt hatte, schickte sie der Beklagten eine Abmahnung mit einer Unterlassungsaufforderung. Die Beklagte gab die geforderte Unterlassungserklärung ab. In dieser Unterlassungserklärung verlangte die Klägerin auch Schadensersatz für die Verletzungshandlungen und Auskunft zum Nettoumsatz der beworbenen Gerüstbauteile.
Den Schadensersatz bezifferte die Beklagte für Deutschland auf 670.980 €, wobei sie als konkrete Schadenhöhe eine fiktive Lizenzgebühr von 8 % jenes Nettoumsatzes zugrunde legte. Konkret forderte die Beklagte demnach einen Betrag von 53.678 €.
Gegen diese Höhe wehrte sich die Beklagte, worauf die Klägerin vor das Landgericht zog, das ihrer Klage stattgab. Die unterlegene Beklagte ging vor dem OLG in beschränkte Berufung hinsichtlich der Höhe des Schadensersatzes. Das Berufungsgericht sprach der Klägerin daraufhin nur noch 5 % Lizenzgebühr (33.550 €) zu. Auch das war der Beklagten noch zu viel, die daher in Revision vor dem BGH ging.
BGH zum Schadensersatz nach Markenrechtsverletzung
Der BGH hob zunächst das Berufungsurteil auf. Es verweis den Fall an das Berufungsgericht zurück. Dabei rügte die Klägerin die Minderung der Lizenzgebühr, unterlag jedoch. Es blieb vorläufig beim Schadensersatz von 5 %, weil der BGH festgestellt hatte, dass das OLG als Berufungsgericht die verschiedenen Aspekte der Berechnung einer Lizenzgebühr ausreichend gewürdigt habe.
Die festgestellten 5 % sind demnach ein Kompromiss, der auch anders aussehen könnte. Der BGH hatte jedoch festgestellt, dass die Festlegung des Schadensersatzes auf Basis einer fiktiven Lizenzgebühr in solchen Fällen dem Ermessen des Gerichts obliegt (siehe oben). Der Rückverweis an das Berufungsgericht durch den BGH beruht demnach auf § 563 Absatz 1 Satz 1 ZPO, weil die Sache nicht reif für eine Endentscheidung durch den BGH ist.
Fazit
Schadensersatzforderungen wegen Markenrechtsverletzungen können auf der Basis einer fiktiven Lizenzgebühr berechnet werden. Dem Gericht steht hierbei ein Ermessensspielraum nach den Umständen des Falles zu.
