Eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung kann neben den Kosten, die dadurch entstehen, weitere erhebliche Konsequenzen haben. In diesem Zusammenhang ist ein zielgerichtetes Vorgehen gefragt. Wichtig ist, dass die Fristen eingehalten werden, damit keine gerichtlichen Schritte drohen, die insbesondere mit weiteren sehr hohen Kosten verbunden sind.

Ist eine markenrechtliche Abmahnung bei Ihnen eingetroffen, ist schnelle und effektive Beratung erforderlich, um die Ansprüche entweder vollständig abzuwehren und die aus der Abmahnung resultierenden Folgen zu begrenzen.

Wie kommt es zur Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung?

Zu einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung kommt es in der Regel, sofern eingetragene Marken oder Unternehmenskennzeichen – ganz oder in Teilen – genutzt werden. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Abmahnung ist stets, dass der Markeninhaber seine Marke erfolgreich registriert hat. Danach genießt er das alleinige Recht, diese Marke für die dadurch geschützten Produkte oder Dienstleistungen zu nutzen (§ 14 Absatz 1 MarkenG). Folglich kann und wird er anderen Unternehmen die Nutzung verbieten.

In der Regel stellen Markeninhaber recht unkompliziert fest, dass Dritte ihre Marke unerlaubt genutzt haben. Die Abmahnung kann auch erfolgen, wenn das Konkurrenzunternehmen eigene Produkte verwechselbar ähnlich gekennzeichnet hat, ohne die vorherige Erlaubnis des Markeninhabers einzuholen.

Ob so eine Abmahnung dann Erfolg hat, entscheiden meistens die Gerichte. Es kommt darauf an, wie weit die Ähnlichkeit reicht. Auch der bloße Vertrieb bzw. das reine Angebot von derart gekennzeichneten Produkten ist eine Markenrechtsverletzung, selbst wenn es zu keinen Verkäufen kommt. Darüber hinaus sprechen Markeninhaber manchmal eine Abmahnung aus, wenn jemand nach ihnen eine Marke anmeldet, die ihrer sehr ähnelt.

Welchen Inhalt hat eine markenrechtliche Abmahnung?

Die markenrechtliche Abmahnung informiert das abgemahnte Unternehmen außergerichtlich darüber, dass der Markeninhaber die betreffende Verletzung seiner Markenrechte feststellt und daher die Unterlassung der Markenverwendung verlangt. Inhaltlich setzt sich die Abmahnung aus diesen Punkten zusammen:

• Nennung des zugrundeliegenden Sachverhalts
• juristische Begründung der Markenrechtsverletzung, wie vom Markeninhaber bzw. seinem Anwalt vermutet
• Aufforderung zur Unterlassung der Markenverwendung per strafbewehrter Unterlassungserklärung
• alternativ zur Unterlassungsaufforderung Stellen einer Berechtigungsanfrage
• Aufforderung zur Auskunftserteilung mit Vorlage von Rechnungen und Belegen, auf deren Basis Schadenersatzansprüche ermittelt werden können
• Aufforderung zur Erstattung der Anwaltskosten, zum Teil auch in einem zulässigen Folgeschreiben (gilt nicht als Wirksamkeitserfordernis, ist aber die Regel)
• Androhung gerichtlicher Schritte beim Ausbleiben der Unterlassungserklärung innerhalb der gesetzten Frist

Das Unternehmen kann, muss aber nicht der Abmahnung eine anwaltliche Vollmacht beifügen. Dies ist nur dann erforderlich, wenn es keinen Unterlassungsvorschlag gibt.

Wie sollte auf die Abmahnung aus dem Markenrecht reagiert werden?

Panik ist in solchen Fällen nicht angebracht. Diese Abmahnung kann jeden treffen, der auf Märkten mit vielen sich ähnelnden Produkten aktiv ist. Dennoch ist nicht jede markenrechtliche Abmahnung berechtigt. Wenn sie es doch sein sollte, sind die damit verbundenen Zahlungsforderungen so gut wie immer drastisch überhöht. Das gilt praktisch für jede Abmahnung unabhängig vom Anlass.

Es soll die gegnerische Partei beeindrucken und zum Einlenken bewegen. Die erhöhten Forderungen beziehen sich sowohl auf die Anwaltskosten als auch auf den Schadenersatz. Betroffene Unternehmen sollten daher umgehend einen auf Markenrecht spezialisierten Anwalt kontaktieren und ihm den Vorgang übergeben. Er wird prüfen, inwieweit sich eine juristische Auseinandersetzung eher lohnt als die Änderung der eigenen Markenkennzeichnung und damit verbunden die Abgabe der Unterlassungserklärung.

Wer kann die Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung aussprechen?

Diese Frage ist wichtig, denn nicht jeder kann nach Belieben abmahnen. Bei dieser Art von Abmahnung drohen immerhin schwerwiegendere Konsequenzen, denn wenn sich der Abmahnende durchsetzt, müsste das betroffene Unternehmen die Produktlinie, auf die sich die Abmahnung bezieht, komplett umstellen, wenn es nicht ein Vertriebsverbot riskieren will. Das wäre teuer.

Auch die mit der Abmahnung verbundenen Rechtsanwaltsgebühren sind wegen der erheblichen Streitwerte sehr hoch. Hinzu kämen unter Umständen immense Schadenersatzforderungen. Daher ist zunächst zu überprüfen, ob das abmahnende Unternehmen über eine entsprechende Aktivlegitimation verfügt, also die Abmahnung aussprechen darf. Diese Überprüfung setzt bei der Überprüfung der Inhaberschaft an den betreffenden Markenrechten oder einer Markenlizenz beispielsweise als exklusiver Lizenznehmer an.

Wenn ein abmahnendes Unternehmen über die Aktivlegitimation verfügt, legt es diese regelmäßig gemeinsam mit der Abmahnung vor. Dazu dienen entweder eine Markenurkunde oder ein Auszug des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt). Dessen Markenregister liegt offen, es ist online kostenfrei zu überprüfen. Die Aktivlegitimation bedeutet aber nicht, dass die Abmahnung sachlich berechtigt ist.

Sachliche Überprüfung einer eventuellen Markenverletzung

Ein auf Markenrecht spezialisierter Anwalt wird immer überprüfen, ob rein sachlich wirklich Markenrechte verletzt wurden. Diese sogenannte materiell-rechtliche Begründung ist unter anderem bei Vorliegen dieser Tatsachen auszuschließen:

• Das abgemahnte Unternehmen handelte nicht geschäftlich (§ 14 Absatz 2 MarkenG).
• Die beanstandeten Markenzeichen sind im markenrechtlichen Sinne weder identisch noch verwechselbar ähnlich. 
• Die Produkte des abmahnenden und abgemahnten Unternehmens sind nicht identisch oder ähnlich.
• Das abgemahnte Unternehmen nutzt zwar die fremde Marke, aber nicht markenmäßig.
• Das abgemahnte Unternehmen nutzt die fremde Marke zulässig mit einer entsprechenden Beschreibung, also quasi als Zitat (§ 23 MarkenG).
• Es sind inzwischen die Markenrechte erschöpft (§ 24 MarkenG).
• Der Inhaber der Marke nutzt seine Markenrechte selbst nicht. Dies schließt markenrechtliche Ansprüche gegen andere Nutzer aus (§ 25 MarkenG).

Der § 25 MarkenG, der zur letztgenannten Einrede führt, wurde vom Gesetzgeber implementiert, um zu verhindern, dass sich jemand Markenrechte sichert und damit für andere Unternehmen blockiert, der sie eventuell irgendwann einmal nutzen möchte oder auch nur plant, spätere Nutzer abzumahnen. Die Nichtbenutzung wird nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Eintrag der Marke festgestellt.

Kommt von solchen Markeninhabern eine Abmahnung, ist sie von vornherein fruchtlos. Andere Interessenten an der Marke oder einigen ihrer essenziellen Zeichen können in so einem Fall bei Markenamt die Löschung der Marke wegen Verfalls beantragen (§ 49 MarkenG). Die Fünfjahresfrist läuft ab dem Tag des Markeneintrags bis zum Antrag auf Löschung oder der Klageeinreichung auf Verfallserklärung (Datum der Klagezustellung).

Es gibt darüber hinaus weitere Möglichkeiten, die Abmahnung abzuwehren. Wenn diese beispielsweise wegen einer potenziell freihaltebedürftigen bzw. beschreibenden Marke erfolgt, lässt sich beim Markenamt eine Markenlöschung wegen absoluter Schutzhindernisse beantragen. Markeninhaber, die wegen solcher Marken eine Abmahnung versenden, lassen oft mit sich verhandeln, wenn dieser Schritt auch nur angekündigt wird.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Jede juristisch korrekte Abmahnung ist mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung verknüpft. Diese fordert die abgemahnte Partei dazu auf, das beanstandete Verhalten künftig zu unterlassen, also beispielsweise keine weiteren Markenrechtsverletzungen vorzunehmen.

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung unterwirft sich die abgemahnte Partei einer Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro oder wahlweise einer Haftstrafe von bis zu sechs Monaten des Geschäftsführers oder Einzelunternehmers. Diese hohe Strafandrohung soll abschrecken, wird aber in der Praxis kaum jemals durchgesetzt, weil ein Gericht bei einem neuerlichen Verstoß gegen die Auflagen der Unterlassungserklärung über die Höhe der Strafe entscheidet. Diese wird angemessen ausfallen.

Natürlich ist es denkbar, dass bei einer Markenrechtsverletzung, bei der es um Millionen- oder Milliardenumsätze geht, tatsächlich einmal sehr hohe Strafen verhängt werden. Wichtig ist nun der Umstand, dass niemand verpflichtet ist, die mit der Abmahnung verknüpfte strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben.

Für deren Abgabe wird in der Regel eine sehr kurze Frist von 7 – 10 Tagen vorgegeben, um Zeitdruck zu produzieren. Wer sie deswegen unterschreibt, ist für immer daran gebunden. Daher ist in Zweifelsfällen, in denen die Abmahnung möglicherweise unbegründet ist, die Abgabe der Unterlassungserklärung nicht unbedingt erforderlich.

Keine Unterlassungserklärung beutet nicht zwangsläufig eine Klage

Die Gegenseite müsste dann, um ihr Recht durchzusetzen, auf Unterlassung klagen. Dabei entsteht für beide Seiten ein Prozesskostenrisiko, das bei erheblichen Streitwerten entsprechend hoch ausfallen kann. Es gibt durchaus Firmen, die eine Abmahnung verschicken und darauf hoffen, dass die Gegenseite die Unterlassungserklärung unterschreibt, aber niemals klagen werden, weil die juristische Situation eigentlich uneindeutig ist.

Es gibt auch Anwälte, die sich auf Abmahnungen mit Unterlassungserklärung spezialisiert haben, weil ihnen durch die Gegenseite, welche die Unterlassungserklärung unterschreibt, die Kostenerstattung zusteht. Dies ist zunächst als Hintergrundwissen nützlich. In der Praxis gibt es aber selten schwarz-weiße Fälle, also eine vollkommen berechtigte oder vollkommen unberechtigte Abmahnung. Gerade beim Markenrecht und bei der Verwendung von ähnlichen Markenzeichen existiert eine große uneindeutige Grauzone. In unklaren Fällen kann es sich daher empfehlen, die sogenannte modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben.

Was ist eine modifizierte Unterlassungserklärung?

Wie der Name besagt, modifiziert diese Unterlassungserklärung einige Bestandteile der geforderten Unterlassung und auch der Kosten. Es kann sich unter anderem um diese Punkte handeln:

• inhaltliche und/oder geografische Reichweite der monierten Markenverwendung
• Begrenzung der Vertragsstrafe, die nur bei schuldhaftem, aber nicht bei unabsichtlichem Handeln fällig werden soll
• angepasste Höhe der Vertragsstrafe
• Verzicht auf Schadenersatz
• Verzicht auf Übernahme der Abmahnkosten (gegnerische Anwaltskosten) oder deren Reduktion

Die gegnerische Partei muss allerdings eine modifizierte Unterlassungserklärung nicht akzeptieren. Dann stünde ihr wiederum der Klageweg offen. Wer eine modifizierte Unterlassungserklärung abgibt, sollte die betreffenden Punkte daher sinnvoll formulieren, sodass sie die Gegenseite aus rechtlich-materiellen Gründen akzeptieren kann. Es ist dennoch darauf zu verweisen, dass die modifizierte Unterlassungserklärung keinesfalls der Königsweg bei einer Markenabmahnung ist. Wenn die abgemahnte Partei nicht willens bzw. imstande ist, das kritisierte Verhalten in vollem Umfang abzustellen, und wenn sie gleichzeitig der Auffassung ist, keine Markenrechtsverletzung begangen zu haben, sollte sie gar keine Unterlassungserklärung abgeben – auch nicht in einer modifizierten Fassung. Es bestünde sonst die Gefahr, dass sie bei einer Wiederholung sofort in die angedrohte Vertragsstrafe läuft. Die modifizierte Unterlassungserklärung ist nur dann sinnvoll, wenn beide Seiten mit der Modifizierung leben können. Unter Umständen müssen die Anwälte beider Seiten diese Modifizierung miteinander in Details noch weiter aushandeln. 

Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung nicht ignorieren

Betreffende Abmahnschreiben sollten Unternehmen keinesfalls ignorieren, sondern umgehend einem spezialisierten Anwalt übergeben. Bei Fristüberschreitung kann das gegnerische Unternehmen eine einstweilige Verfügung beantragen, die wirksam werden kann. Sich dagegen zu wehren ist erheblich aufwendiger und teurer sowie nicht immer erfolgreich.

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